Ausdruck vom 26.04.2024
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© Sebastian BergerVon Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Thomas Mütschele, Patentanwalt
Sofern der Inhaber einer Marke diese auch außerhalb Deutschlands schützen möchte, so stehen hierfür grundsätzlich mehrere Optionen zu Verfügung. Zum einen können die Länder, an denen Interesse besteht, über nationale Markenregistrierungen in den einzelnen Ländern abgedeckt werden. Insbesondere aufgrund der damit verbundenen Kosten kommt diese Vorgehensweise jedoch nur dann in Frage, wenn keine anderen Möglichkeiten für einen Markenschutz zur Verfügung stehen oder von vorneherein nur wenige Länder von Interesse sind. Zum anderen gibt es weitere Optionen, bei denen durch eine einzige Markenregistrierung Schutz in mehreren Ländern gleichzeitig erworben werden kann. Als Beispiel soll hier die sogenannte EU-Marke oder Gemeinschaftsmarke hervorgehoben werden. Bei dieser ist es möglich, durch eine Eintragung der Marke ins Register des EU-Markenamts in Alicante (OHIM) Schutz für alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu bekommen.
Eine weitere Option in diesem Zusammenhang ist die internationale Marke, oder kurz IR-Marke, die Gegenstand dieses Aufsatzes ist. Mit Hilfe dieser internationalen Marke kann durch eine einzige Registrierung Schutz in vielen verschiedenen Ländern, die Mitglied des entsprechenden internationalen Abkommens sind, erlangt werden. Unter diesen Ländern befinden sich fast alle Länder, die zum Europäischen Raum gezählt werden, einschließlich vieler Staaten Osteuropas. Neben den USA und Australien können auch einige wichtige Staaten Asiens, beispielsweise China, Japan und Südkorea durch eine internationale Marke abgedeckt werden. Für Kanada, Mittel- und Südamerika sowie für viele asiatische Staaten ist derzeit allerdings kein Schutz über eine internationale Marke möglich.
Grundlage der internationalen Marke (IR-Marke) ist das sogenannte Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA), das bereits im Jahr 1891 von einer Reihe, insbesondere europäischer Staaten geschlossen wurde. Ergänzt wurde dieses Abkommen im Jahr 1989 um ein Zusatzprotokoll (Protokoll zum Madrider Abkommen, PMMA). Mit Hilfe dieses Zusatzprotokolls wurde es einer ganzen Reihe weiterer Staaten ermöglicht, dem Abkommen beizutreten. Damit wurde die Zahl der Länder, die durch eine internationale Marke abgedeckt werden können, beträchtlich erweitert.
Je nachdem, ob ein Land Mitglied des Abkommens (MMA) und/oder Mitglied des Protokolls (PMMA) ist, gestaltet sich das Anmeldeverfahren einer internationalen Marke unterschiedlich. Auf diese Unterschiede soll jedoch in diesem Grundlagenaufsatz nicht näher eingegangen werden. Dies erscheint auch deshalb gerechtfertigt, da viele Länder in der Zwischenzeit sowohl Mitglied des Abkommens als auch des Protokolls sind. [Anmerkung: Seit dem 31. Oktober 2015 gehören alle Vertragsparteien des Madrider Systems dem PMMA an. Damit sind für internationale Anmeldungen nur noch die Regelungen des PMMA anzuwenden.]
Wichtigstes Merkmal der internationalen Marke ist, dass durch eine einzige Markenanmeldung bei der WIPO (World Intellectual Property Organization) in Genf eine Registrierung der Marke für alle diejenigen Länder erlangt werden kann, die der Anmelder in seiner Anmeldung benannt hat. Allerdings gilt diese Registrierung (Eintragung) nicht wie bei der oben erwähnten EU-Marke automatisch als einheitliche Marke für alle benannten Länder. Vielmehr können diese Länder die Registrierung beanstanden und für das eigene Territorium verweigern, wenn die Marke nicht den Schutzvoraussetzungen entspricht, die das Land bei seinen eigenen nationalen Marken verlangt. Eine solche Beanstandung oder Schutzverweigerung betrifft jedoch nur das jeweilige Land und hat keinen Einfluss auf die anderen Länder, die bei der internationalen Marke benannt sind.
Wichtigste Voraussetzung für die Anmeldung einer internationalen Marke ist, dass zum Zeitpunkt dieser Anmeldung bereits eine Markenanmeldung oder Markeneintragung im „Heimatland” des Anmelders existiert. Unter Heimatland wird dabei das Land verstanden, in dem der Anmelder den Sitz seines Unternehmens oder seinen Wohnsitz hat. Befinden sich weder Unternehmenssitz noch Wohnsitz in einem Land, das Mitglied des MMA/PMMA ist, kann bei einer natürlichen Person auf die Staatsangehörigkeit des Anmelders zurückgegriffen werden.
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Anmelder ein deutsches Unternehmen oder eine Person mit Wohnsitz in Deutschland oder ein deutscher Staatsangehöriger sein soll.
Dieser Personenkreis benötigt dementsprechend für die Anmeldung einer internationalen Marke entweder eine nationale deutsche Markenanmeldung oder Markeneintragung oder er benötigt eine angemeldete oder eingetragene EU-Marke (weil diese ebenfalls Wirkung für Deutschland besitzt). Ob als Anmeldevoraussetzung für eine internationale Marke der nationale deutsche Weg oder der Weg über eine EU-Marke gewählt wird, hängt vom Einzelfall ab. Gegebenenfalls wäre dies dann mit einer Patentanwältin oder einem Patentanwalt zu besprechen.
Die Anmeldung der internationalen Marke wird über das „Heimatamt”, also entweder über das Deutsche Patent- und Markenamt oder über das EU-Markenamt, an die WIPO in Genf weitergeleitet. Dieser (Um-)Weg hat den Sinn, dass das Heimatamt der WIPO die Existenz der Heimatmarke und deren Übereinstimmung mit der angemeldeten internationalen Marke bestätigt.
Die Anmeldung der internationalen Marke selbst muss in Englisch, Französisch oder Spanisch erfolgen, wobei je nach Heimatamt nur bestimmte Sprachen in Frage kommen.
Weiter sind in der Anmeldung die Marke selbst, Name und Adresse des Anmelders sowie die Waren- und/oder Dienstleistungen, für die die Marke vorgesehen ist, anzugeben. Diese Waren und/oder Dienstleistungen werden dabei in sogenannte Klassen eingruppiert. Außerdem müssen natürlich diejenigen Länder genannt werden, die durch die internationale Marke abgedeckt werden sollen. Schließlich sind die amtlichen Gebühren für die internationale Marke, und gegebenenfalls für das Heimatamt zu entrichten. Die internationalen Gebühren setzen sich dabei aus einer Grundgebühr (für die WIPO) sowie aus den Ländergebühren und gegebenenfalls Klassengebühren zusammen.
Erwähnt werden soll noch, dass für eine internationale Marke gegebenenfalls auch die sogenannte Priorität der Heimatmarke in Anspruch genommen werden kann. Dies ist dann möglich, wenn es sich bei der Heimatmarke um die weltweit erste Anmeldung dieser Marke handelt und die internationale Marke innerhalb von 6 Monaten ab dem Anmeldetag der Heimatmarke angemeldet wird. Die internationale Marke erhält in diesem Fall dann den Zeitrang der Heimatmarke.
Nachdem die WIPO die Anmeldeunterlagen vom Heimatamt erhalten hat, wird von WIPO eine weitgehend nur formale Prüfung durchgeführt.
So muss die notwendige Bestätigung des Heimatamts vorliegen, dass die Heimatmarke noch existiert und mit der angemeldeten internationalen Marke übereinstimmt. Die angemeldete internationale Marke selbst muss dabei mit der Heimatmarke identisch sein. Auch der Anmelder der Heimatmarke muss mit dem Anmelder der internationalen Marke übereinstimmen. Eine Abweichung bei den beanspruchten Waren/Dienstleistungen ist möglich, aber nur dahingehend, dass das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen bei der internationalen Marke enger sein kann als bei der Heimatmarke. Eine Erweiterung des Verzeichnisses bei der internationalen Marke gegenüber der Heimatmarke ist nicht möglich.
Darüber hinaus prüft die WIPO noch nach eigenen Kriterien, ob die beanspruchten Waren/Dienstleistungen richtig in die einzelnen Waren-/ Dienstleistungsgruppen einklassifiziert sind. Weiter wird geprüft, ob die vom Anmelder gewählten Bezeichnungen der Waren/Dienstleistungen den Kriterien der WIPO entsprechen. Sofern es hier zu Beanstandungen kommt, können diese in einem Schriftwechsel mit der WIPO, der über das Heimatamt läuft, in der Regel durch Umformulierungen ausgeräumt werden.
Weitere Eintragungsvoraussetzungen prüft die WIPO nicht. Wie erwähnt ist dies den einzelnen Ländern, die in der internationalen Anmeldung benannt sind, vorbehalten.
Nach Abschluss der Formalprüfung trägt die WIPO die internationale Marke in das internationale Markenregister ein. Die Eintragung wird veröffentlicht und die Ämter der benannten Länder werden über die Eintragung informiert. Der Anmelder selbst erhält eine Eintragungsurkunde.
Nach Eintragung der internationalen Marke durch die WIPO haben die bei dieser Marke benannten Länder 12 bzw. 18 Monate Zeit, Beanstandungen zu erheben. Dabei können die einzelnen Länder genau die Kriterien für den Markenschutz anwenden, die sie auch bei einer nationalen Markenanmeldung im eigenen Land anwenden würden. Dementsprechend kann geprüft werden, ob die eingetragene IR-Marke die notwendige Unterscheidungskraft besitzt und ob sie beschreibend oder sogar täuschend ist. Weiter kann je nach Praxis des jeweiligen Landes auch geprüft werden, ob es dort schon ältere angemeldete oder eingetragene Marken gibt, die der IR-Marke entgegenstehen könnten. Schließlich wird den Markeninhabern im jeweiligen Land in der Regel auch die Möglichkeit eingeräumt, aus eigener Initiative aufgrund eigener älterer Rechte Widerspruch gegen die IR-Marke zu erheben.
Der Inhaber einer IR-Marke kann sich gegen eine solche Beanstandung (provisional refusal), die sich auch nur auf einen Teil seiner Waren/Dienstleistungen beziehen kann, innerhalb bestimmter Fristen verteidigen. Dazu muss er, in der Regel unter Einschaltung eines Anwalts im jeweiligen Land, mit dem entsprechenden Amt korrespondieren. Ist die Verteidigung erfolgreich, wird der Schutz im betreffenden Land (ganz oder teilweise) bestätigt. Verteidigt der Inhaber seine Marke nicht oder ist die Verteidigung nicht erfolgreich, wird nur ein Teilschutz gewährt oder der Schutz im jeweiligen Land vollständig verweigert.
In diesem Zusammenhang ist allerdings hervorzugehen, dass der Inhaber sich gegen eine Beanstandung nicht verteidigen muss, sofern er dies aus Kostengründen oder aus anderen Gründen nicht möchte.
Eine erfreuliche Eigenschaft der internationalen Marke ist, dass sie nachträglich auf weitere Länder, die Mitglied des MMA/PMMA sind (oder werden), erstreckt werden kann.
Dies geschieht in der Weise, dass, in der Regel wieder über das Heimatamt, ein Erstreckungsantrag bei der WIPO gestellt wird. Dabei ist es, wie bei der Anmeldung der IR-Marke selbst, möglich, für bestimmte Länder nur ausgewählte Waren/Dienstleistungen zu beanspruchen. Weiter sind auch hier, neben möglichen Gebühren für das Heimatamt, die internationalen Gebühren zu entrichten, die sich ebenfalls aus einer Grundgebühr sowie aus den entsprechenden Ländergebühren und gegebenenfalls Klassengebühren zusammensetzen.
Zeitrang des Schutzes für die Erstreckungsländer ist selbstverständlich nicht der Anmelde- oder Eintragungstag der IR-Marke selbst, sondern das Datum der Erstreckung der IR-Marke auf das jeweilige Land.
Das Verfahren bei der Erstreckung gestaltet sich genauso wie bei der Anmeldung der IR-Marke selbst. Nachdem die WIPO den Erstreckungsantrag formal geprüft und die Erstreckung eingetragen hat, haben die Erstreckungsländer innerhalb der genannten Fristen Zeit, die IR-Marke nach eigenen Kriterien zu prüfen. Auf die obigen Ausführungen wird in diesem Zusammenhang verwiesen.
Die Eintragung der internationalen Marke hat in jedem Land, das bei dieser Marke benannt ist oder auf das sie erstreckt wird, die gleiche Wirkung, d.h. den gleichen Schutz wie eine nationale Marke, die in dem jeweiligen Land vom nationalen Amt eingetragen wurde. Dementsprechend kann der Inhaber beispielsweise aus dem Schweizer Teil seiner IR-Marke dieselben Rechte in der Schweiz geltend machen, als wenn er eine nationale Schweizer Marke in der Schweiz angemeldet und eingetragen hätte.
So kann aus den Länderteilen einer IR-Marke genauso Widerspruch gegen jüngere Marken im entsprechenden Land eingelegt werden, wie aus einer nationalen Marke in diesem Land. Dabei kann sich dieser Widerspruch sowohl gegen eine jüngere nationale Marke als auch gegen den entsprechenden Länderteil einer jüngeren IR-Marke richten.
Genauso kann aus dem entsprechenden Länderteil einer IR-Marke gegen Verletzer der Marke im jeweiligen Land vorgegangen werden. Die IR-Marke wird hier von den entsprechenden Gerichten genau gleich behandelt wie eine nationale Marke.
Unter Vernachlässigung feiner Unterschiede zwischen dem MMA und dem PMMA kann man sich einfach merken, dass für IR-Marken im Ergebnis alle zehn Jahre Verlängerungsgebühren bezahlt werden müssen. Die Zahlung dieser Gebühren, die sich wiederum aus einer (internationalen) Grundgebühr und länderbezogenen Gebühren sowie gegebenenfalls Klassengebühren zusammensetzen, erfolgt zentral bei der WIPO.
Auch hier ist festzuhalten, dass die Verlängerung der IR-Marke nur für einen Teil der vor Verlängerung benannten Länder und/oder nur für einen Teil der beanspruchten Waren/Dienstleistungen erfolgen kann. Dementsprechend kann bei jeder Verlängerung überprüft werden, inwieweit die Länderabdeckung oder die Abdeckung der Waren/Dienstleistungen noch aktuell ist.
Da Verlängerungen im zehnjährigen Abstand grundsätzlich beliebig oft erfolgen können, ist auch der Schutz der IR-Marke, wie bei Marken allgemein, im Prinzip zeitlich unbegrenzt.
Die wichtigste Besonderheit bei der internationalen Marke ist die Tatsache, dass die Existenz der internationalen Marke (mindestens) fünf Jahre an die Existenz der Heimatmarke gebunden ist. Mit anderen Worten: Fällt die Heimatmarke innerhalb von fünf Jahren weg, so verliert auch die internationale Marke ihre Wirkung.
Diese Tatsache wird noch dadurch verschärft, dass der Wegfall der IR-Marke sogar nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums erfolgen kann, wenn das Verfahren gegen die Heimatmarke, das letztendlich zum Wegfall der Heimatmarke führt, vor Ablauf des genannten Fünfjahreszeitraums initiiert, aber erst danach abgeschlossen wurde.
In all diesen Fällen ist es nicht von Bedeutung, ob die Heimatmarke beispielsweise wegen einer amtlichen Beanstandung oder wegen Widerspruchs eines Dritten wegfällt. Die Rechtsfolge für die auf der Heimatmarke basierende IR-Marke bleibt dieselbe.
Allerdings fällt die internationale Marke nur insoweit weg, wie auch die Heimatmarke wegfällt. Bleibt die Heimatmarke für einen Teil der ursprünglich beanspruchten Waren/Dienstleistungen bestehen, so existiert auch die internationale Marke für die verbleibenden Waren/Dienstleistungen weiter.
Als weitere wichtige Besonderheit bei der internationalen Marke ist zu erwähnen, dass nationale Regelungen, die sich aus dem Rechtssystem des jeweiligen Landes ergeben, selbstverständlich auch für den entsprechenden Länderteil der IR-Marke gelten. Dies zeigt sich ja, wie bereits erläutert, beispielsweise in der Tatsache, dass in bestimmten Ländern (zum Beispiel China, Japan, USA und andere) im Prüfungsverfahren, das der Eintragung der IR-Marke nachgeschaltet ist, vom jeweiligen Markenamt ältere eingetragene Marken von Dritten entgegengehalten werden.
Solche nationalen Besonderheiten gelten dann aber auch nach Abschluss solcher amtlicher Verfahren. Dies gilt beispielsweise für die in vielen Ländern geltenden Zeiträume, innerhalb derer die Benutzung der Marke im jeweiligen Land zu erfolgen hat. So muss beispielsweise in den USA auch bei IR-Marken zwischen dem Ende des fünften Jahres und dem Ende des sechsten Jahres nach Eintragung die Benutzung der Marke in den USA gegenüber dem US-Amt nachgewiesen werden (genau wie dies auch bei nationalen US-Marken der Fall ist). Gelingt dieser Benutzungsnachweis nicht, oder nur für einen Teil der Waren/Dienstleistungen, so verliert der US-Teil der IR-Marke seine Wirkung für die USA ganz oder teilweise.
Genauso muss in den USA bei jeder Verlängerung der IR-Marke im Abstand von zehn Jahren die Benutzung dieser IR-Marke in den USA nachgewiesen werden (genau wie dies auch bei nationalen US-Marken der Fall ist). Ansonsten ist eine Verlängerung für die USA nicht (oder nur für einen Teil der Waren/Dienstleistungen) möglich.
Sieht man insbesondere von der Bindung der Existenz der IR-Marke an die Existenz der Heimatmarke innerhalb der ersten fünf Jahre ab, so ist die internationale Marke (IR-Marke) mit einer ganzen Reihe von Vorteilen verbunden.
So bietet die IR-Marke ein vereinfachtes Eintragungsverfahren für eine Vielzahl von Ländern bei nur einem Markenamt (WIPO). Damit werden die Kosten in der Regel deutlich reduziert gegenüber nationalen Anmeldungen in den einzelnen Ländern.
Der genannte Vorteil der zentralen Anmeldung und Eintragung setzt sich auch bei der Verlängerung der Laufzeit fort, die ebenfalls direkt bei der WIPO erfolgen kann. Die Vorteile einer zentralen Verwaltung der Marke bei der WIPO zeigen sich auch bei einer möglichen (Teil-)Übertragung der IR-Marke, bei der Eintragung von Lizenzen und bei anderen Gelegenheiten.
Ein weiterer großer Vorteil liegt darin, dass eine einmal bestehende IR-Marke nachträglich auf weitere Länder erstreckt werden kann. Zwar hat die Erstreckung dann selbstverständlich für das entsprechende Land eine spätere zeitliche Wirkung, es muss jedoch keine neue Marke angemeldet und eingetragen werden.
Schließlich ist noch hervorzuheben, dass das Schicksal der IR-Marke in einem der benannten Länder ohne jede Auswirkung auf das Schicksal der IR-Marke in den anderen Ländern ist. Verliert die IR-Marke in einem Land (gewollt oder ungewollt) ihre Wirkung, so hat dies keinen Einfluss auf die Rechtskraft der IR-Marke in den anderen Ländern. Damit unterscheidet sich die IR-Marke beispielsweise vorteilhaft von der EU-Marke, die nur als Gesamtheit existieren kann.
Der wichtigste Rat ist sicherlich, dass sich jeder potenzielle Nutzer einer IR-Marke bereits vor der Anmeldung seiner Heimatmarke eine Strategie für die internationale Nutzung seiner Marke überlegt. Man sollte sich unbedingt darüber im Klaren werden, wie die Marke kurz-, mittel- und langfristig genutzt werden soll. Dann lassen sich in der Regel die Weichen bereits von Anfang an so stellen, dass eine Erweiterung des Markenschutzes in späteren Jahren ohne unnötigen Aufwand, insbesondere Kostenaufwand möglich ist.
In die oben genannten Überlegungen sollten auch die nationalen Besonderheiten in einzelnen Ländern einfließen. So ist eine internationale Marke trotz häufiger Kostenersparnis nicht immer das Schutzrecht der Wahl. Dies gilt beispielsweise dann, wenn in bestimmten Ländern in der Vergangenheit bereits eine Benutzung der Marke stattgefunden hat. Dann kann eine nationale Markeneintragung gegenüber der Abdeckung des entsprechenden Landes über eine IR-Marke Vorteile besitzen.