Ausdruck vom 19.04.2024
URL: www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003
© Sebastian BergerVon Dr.-Ing. Torsten Duhme, Patentanwalt
Die USA sind für viele Firmen, die sich mit internationalen Schutzrechten beschäftigen, ein wichtiger Markt und/oder Sitz von wichtigen Wettbewerbern. Daher haben Anmelder, die international agieren oft ein hohes Interesse an einem Patentschutz in den USA. Gleiches mag auch für den Schutz von Marken und Designs gelten, wobei im Folgenden nur der Patent- und Designschutz betrachtet wird, da hier ein gesetzlich geregelter Zusammenhang besteht. Designschutz erfolgt in den USA nämlich im Rahmen von so genannten design patents, die neben den utility patents zur Verfügung stehen. Utility patents sind Patente für technische Innovationen, also Patente im europäischen Sinn. Das Pendant zu den design patents ist das deutsche oder europäische Geschmacksmuster.
Darüber hinaus kennt das US-Recht noch die so genannten plant patents, d.h. Patente, die dem hiesigen Sortenschutz (Pflanzenschutz) entsprechen. Alle drei Patentarten sind im gleichen Gesetz geregelt, nämlich in dem so genannten Title 35 des United States Code (U.S.C.).
Wer sich mit dem Patentrechtssystem der USA erstmals beschäftigt, merkt schnell, dass Vieles ungewohnt und Manches tatsächlich auch grundlegend anders ist als in den europäischen oder auch in den asiatischen Patentrechtssystemen. Während Letztere teilweise nach deutschem Vorbild gestaltet wurden, hat sich das Patentsystem der USA von Anfang an unter der angloamerikanischen Tradition entwickelt. Diese stützt sich sehr stark auf entschiedene Fälle, das so genannte case law. Die kodifizierten Gesetzestexte sind weniger detailreich als bei uns, und sie werden maßgeblich durch die Rechtsprechung und durch den Titel 37 der so genannten Code of Federal Regulations (CFR) ergänzt. Letzteres ist eine Sammlung von Ausführungsbestimmungen, die die Verfahren am US-Patentamt betreffen, nicht jedoch an den Gerichten. Das Patentamt kann die Bestimmungen im CFR mitgestalten und macht üblicherweise entsprechende Vorschläge, zu denen die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann.
Es bestehen in der Tat eine Reihe von grundlegenden Unterschieden zwischen dem US-Patentrecht und dem deutschen bzw. europäischen Patentrecht. Im Folgenden sind die wesentlichen Besonderheiten im Vergleich zum deutschen bzw. europäischen Patentsystem dargelegt.
Die USA sind Mitglied bei allen internationalen Vertragswerken, die es Anmeldern aus einem Land möglich machen, wirksamen Patentschutz in einem anderen Land zu erlangen. Hierzu gehören die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), die Mindeststandards in Bezug auf die Gleichbehandlung von Inländern und Ausländern und die gegenseitige Anerkennung von Prioritäten festlegt, sowie der Patent Cooperation Treaty (PCT), der eine internationale Patentanmeldung in deutscher Sprache mit Wirkung für die USA ermöglicht.
Folglich können deutsche Patentanmelder ohne Weiteres Patentschutz in den USA erlangen. Die Wirkungen eines US-Patents entsprechen denen eines nationalen deutschen oder europäischen Patents, natürlich nur für das Territorium der USA. Das US-Patent gewährt seinem Inhaber ein zeitlich begrenztes Monopolrecht. Er kann Dritten die Herstellung und Benutzung sowie das Anbieten, Vertreiben und den Import von patentgeschützten Verfahren und Vorrichtungen verbieten. Im Fall von Patentverletzungen kann er Schadenersatz vom Patentverletzer verlangen. Beide Ansprüche sind ggf. gerichtlich durchsetzbar.
Eine Besonderheit, aus der sich viele Detailunterschiede ergeben, ist das first-to-invent-Prinzip. Hiernach steht ein US-Patent dem ersten wahren Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) zu. Im Gegensatz dazu gilt in Europa das first-to-file- Prinzip, d.h. das Patent erhält derjenige, der die Erfindung zuerst beim Patentamt anmeldet. Da technische Innovationen häufig in Reaktion auf aktuelle Bedürfnisse und Ereignisse erfolgen, sind ähnliche oder gar gleiche Entwicklungen bei Wettbewerbern gar nicht so selten. Das US-Recht sieht daher ein spezielles Verfahren (interference) vor, um in einem etwaigen Streitfall den wahren ersten Erfinder zu bestimmen.
Das first-to-invent-System verspricht auf den ersten Blick eine höhere Gerechtigkeit, da nicht der schnellere Anmelder, sondern der wahre erste Erfinder belohnt werden soll. Tatsächlich ist ein interference-Verfahren jedoch sehr aufwändig und teuer, und es begünstigt im Zweifel denjenigen, der seine Entwicklungsarbeiten besser dokumentiert hat. Die praktische Bedeutung des interference-Verfahrens ist daher gering. Augenscheinlich führt das first-to-invent-Prinzip nicht zu gerechteren Ergebnissen, sondern es begünstigt den erfahreneren und finanzstärkeren Anmelder.
Aus diesem Grund hat sich der US-Gesetzgeber nach langjährigen Diskussionen im Jahr 2011 durchgerungen, das über viele Jahre etablierte, in der Welt jedoch nahezu einmalige first-to-invent-Prinzip aufzugeben. Präsident Obama hat die entsprechende Revision des US-Patentgesetzes am 16. September 2011 unterzeichnet. Wirksam wird die Abkehr vom first-to-invent-Prinzip allerdings erst für Patentanmeldungen, deren Zeitrang (d.h. der effektiv wirksame Anmeldetag) nach dem 16. März 2013 liegt (18 Monate nach Unterzeichnung der Gesetzesrevision). Für Patente, die vorher angemeldet wurden, gilt das alte US-Recht mit dem first-to-invent-Prinzip weiter.
Eine Auswirkung des first-to-invent-Prinzips ist der Umstand, dass eine Patentanmeldung in den USA zwingend im Namen des Erfinders bzw. im Fall einer Erfindergruppe im Namen aller Miterfinder eingereicht werden muss. Eine Firma kann eine US-Patentanmeldung frühestens am Tag der Einreichung mit Hilfe eines so genannten assignments übernehmen. Im Zuge der Gesetzesänderung wird es jedoch bereits ab 16. September 2012 möglich sein, dass Firmen als Anmelder einer US-Patentanmeldung direkt auftreten.
Ein weiteres grundlegendes Prinzip des US-Rechts ist die unabdingbare Pflicht zum redlichen und ehrlichen Verhalten in rechtlichen Angelegenheiten (duty of candor and good faith). Das US-Patentrecht sieht ausdrücklich vor, dass ein Patent bei einem Verstoß gegen diesen allgemeinen Rechtsgrundsatz undurchsetzbar (unenforceable) wird. Eine praktische Auswirkung dieses Grundsatzes ist die Pflicht, dass ein Patentanmelder von sich aus dem Patentamt alle ihm bekannten Umstände und Tatsachen mitteilen muss, die für die Prüfung der Erfindung auf Patentfähigkeit Bedeutung haben könnten. Falsche oder auch nur unvollständige Angaben gefährden ein erteiltes Patent, selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass das Patent auch unter Berücksichtigung der zurückgehaltenen oder klargestellten Informationen erteilt worden wäre. Insofern ist allen Anmeldern dringend anzuraten, jeglichen bekannten Stand der Technik dem US-Patentamt im Rahmen eines so genannten information disclosure statements formal mitzuteilen. Gerade für international tätige Anmelder bedeutet dies einen erheblichen administrativen Aufwand, da beispielsweise Prüfungsergebnisse von anderen Patentämtern in thematisch verwandten Anmeldungen unbedingt dem US-Patentamt mitzuteilen sind. Die übliche Frist hierfür beträgt lediglich drei Monate ab Einreichung der Anmeldung bzw. ab Kenntniserhalt von neuen Informationen.
Eine Folge der zuvor genannten Grundsätze ist der Umstand, dass der oder die Erfinder mit einer so genannten declaration schriftlich für jede einzelne Patentanmeldung bestätigen müssen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen die wahren Erfinder sind und dass ihnen die Pflicht zur Mitteilung aller für die Patentanmeldung relevanten Informationen bekannt ist. Ohne die declaration der Erfinder ist eine wirksame US-Patentanmeldung nicht möglich. Allerdings kann die declaration innerhalb von maximal sechs Monaten nach dem Anmeldetag einer US-Anmeldung nachgereicht werden. Eine zügige Einreichung ist jedoch zu empfehlen, da das Ausschöpfen der sechsmonatigen Maximalfrist gebührenpflichtig ist.
In Europa ist der Stand der Technik, auf den sich die Prüfung der Patentfähigkeit bezieht, abschließend definiert. Patenthindernd ist demnach jede Veröffentlichung, die vor dem maßgeblichen Anmeldetag einer deutschen oder europäischen Patentanmeldung stattgefunden hat (absolute Neuheit). Dabei kommt es nicht darauf an, von wem die Veröffentlichung stammt. Das US-Patentgesetz verwendet demgegenüber keine geschlossene Definition des maßgeblichen Standes der Technik, sondern enthält eine Art „Ausschlusskatalog”, der verschiedene Szenarien beschreibt, in denen ein Patent nicht erteilt werden soll. Die Patentprüfung findet nicht im Vergleich zu einem genau definierten Stand der Technik statt, sondern anhand eines Ausschlusskatalogs. Der maßgebliche Stand der Technik (prior art) ergibt sich also erst aus der Zusammenschau aller Ausschlussbestimmungen. Diese sind in 35 U.S.C. 102 aufgeführt.
Aufgrund des first-to-invent - Prinzips bezieht sich die erste wichtige Ausschlussbestimmung (35 U.S.C. 102 (a)) auf das Datum der Erfindung. Eine Patenterteilung ist hiernach ausgeschlossen, wenn die angemeldete Erfindung schon bekannt war, bevor der Patentanmelder oder sein Rechtsvorgänger ein eigenes Erfindungsdatum nachweisen können. Die Zurückweisung einer Patentanmeldung unter Hinweis auf 35 U.S.C. 102 (a) kann der Anmelder mit dem Nachweis eines früheren Erfindungsdatums ausräumen. Dies nennt man „Zurückschwören”.
Zugunsten der Erfinder lässt das US-Patentgesetz nicht-schriftliche Veröffentlichungen, beispielsweise durch eine mündliche Präsentationen auf einer Messe und/oder eine Vorbenutzung, außer Acht, wenn sie außerhalb der USA erfolgt sind. Insofern ist die Patentierung einer Maschine oder eines Verfahrens in den USA nach aktuellem Recht auch dann noch möglich, wenn die Maschine oder das Verfahren in Europa bereits verkauft oder öffentlich vorgeführt wurden, sofern dabei keine schriftlichen Beschreibungen an Dritte gelangt sind.
35 U.S.C. 102 (b) definiert als weiteren Patentierungsausschluss jede Art von Veröffentlichung, einschließlich Vorbenutzungen in den USA (aber nicht außerhalb), die mehr als ein Jahr vor dem Einreichen einer US-Patentanmeldung erfolgt ist. Hierin steckt einerseits eine so genannte Neuheitsschonfrist, die es einem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger möglich macht, auch noch innerhalb eines Jahres nach einer eigenen Veröffentlichung ein wirksames US-Patent zu erhalten. Eine solche Neuheitsschonfrist gibt es im deutschen und europäischen Patentrecht nicht. Andererseits begrenzt dieser Patentierungsausschluss den Zeitraum, bis zu dem ein Anmelder wirksam zurückschwören kann.
Mit der Abkehr vom first-to-invent-Prinzip ändert sich der Ausschlusskatalog in 35 U.S.C. 102. Insbesondere entfällt die erstgenannte Ausschlussregel, die auf das tatsächliche Datum der Erfindung abstellte. Des weiteren entfällt die Nichtberücksichtigung von nichtschriftlichen Vorveröffentlichungen außerhalb der USA. Bestehen bleibt jedoch die einjährige Neuheitsschonfrist (grace period) zugunsten des Erfinders. Tatsächlich kann der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger nach neuem Recht auch dann noch ein Patent erfolgreich anmelden, wenn in dem Zeitraum zwischen seiner Veröffentlichung und seiner Patentanmeldung ein Dritter dieselbe Idee ebenfalls veröffentlicht. Die erste Veröffentlichung des Erfinders reicht vor die spätere Veröffentlichung des Dritten zurück. Daher unterscheidet sich auch das neue US-System vom europäischen first-to-file-Prinzip. Es handelt sich um ein first-inventor-to-file-Prinzip, gewissermaßen also ein drittes Prinzip zwischen first-to-invent und first-to-file.
Eine weitere Besonderheit in den USA ist, dass ein Anmelder jederzeit eine so genannte continuation-Anmeldung zu einer anhängigen Patentanmeldung einreichen kann. Die continuation genießt denselben Zeitrang wie die Stammanmeldung (parent), sofern sie der Stammanmeldung inhaltlich nichts Neues hinzufügt. Andernfalls handelt es sich um eine continuation-in-part. Wenn in der Stammanmeldung verschiedene Erfindungen beschrieben sind und in der continuation eine andere Erfindung verfolgt wird als in der Stammanmeldung, bezeichnet man die continuation als divisional (Teilanmeldung).
Die continuation-Praxis macht es möglich, dass ein Anmelder mehrere Patente mit unterschiedlich formulierten Patentansprüchen für ein und dieselbe Erfindung erhalten kann. Die Laufzeit aller continuation-Anmeldungen berechnet sich allerdings einheitlich vom Anmeldetag der Stammanmeldung und beträgt zwanzig Jahre ab Anmeldetag. Die continuation-Praxis ist vorteilhaft, wenn sich ein Anmelder in einem schwierigen Prüfungsverfahren eine Option offenhalten möchte. Darüber hinaus ermöglicht die continuation-Praxis einen eleganten Übergang von der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung in die nationale Phase in den USA, da die continuation keine wörtliche Übersetzung der PCT-Anmeldung sein muss.
Auch in den USA muss eine Patentanmeldung ein Prüfungsverfahren durchlaufen, in dem ein sachkundiger Prüfer die angemeldete Erfindung auf ihre Patentfähigkeit hin prüft. Der Anmelder sollte auf einen negativen Prüfungsbescheid sorgfältig und vollständig erwidern, da ein zweiter Prüfungsbescheid typischerweise final wird. In diesem Fall hat der Anmelder nur noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Änderungen an den Patentansprüchen vorzunehmen und/oder sachlich zu argumentieren. Gegebenenfalls muss er einen kostenpflichtigen request-for-continued-examination (RCE) stellen, wenn er den Prüfer mit neuen Argumenten und/oder Änderungen der Anmeldung von der Patentfähigkeit überzeugen will. Die Kosten für den RCE liegen in ähnlicher Größenordnung wie für eine continuation-Anmeldung.
Es gibt mehrere Verfahren, mit denen ein erteiltes Patent einer erneuten Prüfung unterzogen werden kann. Ein re-issue-Verfahren ermöglicht es dem Patentinhaber, materielle Fehler in seinen Patentansprüchen nachträglich zu korrigieren. Innerhalb von zwei Jahren nach der Erteilung kann im Rahmen eines re-issue sogar der Schutzbereich des Patents erweitert werden, wenn der Patentinhaber aufzeigen kann, dass der erweiterte Patentschutz die angemessene „Belohnung” ist für seine Erfindung.
Eine re-examination dient dazu, ein erteiltes Patent im Lichte von weiterem druckschriftlichen Stand der Technik, der im Prüfungsverfahren nicht berücksichtigt wurde, auf Patentfähigkeit zu prüfen. Der Antrag kann sowohl vom Patentinhaber als auch von einem Dritten gestellt werden. Die re-examination kann als einseitiges Verfahren zwischen Patentinhaber und Patentamt (ex parte re-examination) oder als zweiseitiges Verfahren zwischen Patentinhaber und dem Dritten (inter partes re-examination) durchgeführt werden. Im letztgenannten Fall ist die Entscheidung des US-Patentamtes über die gegebenenfalls beschränkte Aufrechterhaltung bindend für alle weiteren Streitverfahren zwischen dem Patentinhaber und dem Dritten im Zusammenhang mit dem Patent. Eine re-examination kann nach Erteilung jederzeit beantragt werden.
Mit der Gesetzesnovelle wird ein weiteres Verfahren eingeführt, um die Rechtsbeständigkeit eines erteilten US-Patents zu überprüfen, nämlich der so genannte post-grant review. Ein post-grant review kann im Gegensatz zum inter partes re-examination nicht nur auf unberücksichtigten druckschriftlichen Stand der Technik gestützt werden, sondern auf alle materiellen Voraussetzungen, die die Patentfähigkeit einer Erfindung betreffen. Dies beinhaltet Stand der Technik in Form von nicht-schriftlichen Vorveröffentlichungen ebenso wie beispielsweise den Einwand, die Erfindung sei in der Anmeldung nicht hinreichend deutlich und ausführbar beschrieben oder es handle sich um einen Gegenstand, der generell vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Letzteres kann nach der Gesetzesnovelle beispielsweise ein Patentschutz sein, der auf den menschlichen Organismus gerichtet ist. Ein post-grant review kann nur innerhalb von neun Monaten nach Erteilung eines US-Patent beantragt werden. Insofern ähnelt der post-grant review dem europäischen Einspruchsverfahren.
Mit der Gesetzesnovelle wird außerdem noch eine supplemental examination eingeführt. Sie macht es einem Patentinhaber ab September 2012 möglich, dem US-Patentamt Material vorzulegen, das er im Rahmen seiner duty of candor and good faith bereits im Prüfungsverfahren hätte vorlegen müssen. Der Patentinhaber hat nun erstmals die Möglichkeit, Versäumnisse im Rahmen seiner Treuepflicht zu heilen. Es ist jedoch anzuraten, auf diese Heilungsmöglichkeit nicht vorab zu vertrauen, da es sich um einen erstmals mit der Gesetzesnovelle eingeführten „Rettungsanker” handelt. Die Treuepflicht ist damit nicht abgeschafft.
Wenn ein US-Patent in einem Streitfall gerichtlich durchgesetzt wird, erhält jede Partei im Rahmen eines gerichtlich angeordneten discovery-Verfahrens die Möglichkeit, interne Unterlagen der Gegenseite einzusehen. Die Befugnis zur Einsichtnahme kann sehr weit reichen und beinhaltet im Regelfall die Pflicht zur Herausgabe von internen Dokumenten, elektronischen Archiven sowie vorprozessuale Vernehmungen durch Anwälte der Gegenseite (so genannte depositions). Ein Patentanmelder/Patentinhaber muss folglich damit rechnen, dass alle ihm zugänglichen Informationen in einem späteren Streitfall ans Tageslicht kommen. Umso wichtiger ist es, von Anfang an sehr sorgfältig auf die Beachtung der duty of candor and good faith hinzuwirken.
Anders als in Europa berücksichtigen US-Gerichte in einem Streitfall jegliche Aussagen des Patentinhabers in verwandten Verfahren bei der Beurteilung, ob gegebenenfalls eine Patentverletzung vorliegt. Es soll einem Patentinhaber nicht möglich sein, den Schutzbereich seines Patents im Prüfungsverfahren kleinzureden und im späteren Verletzungsverfahren einen breiteren Patentschutz zu beanspruchen (so genannter prosecution history estoppel). Auch dies trägt dazu bei, dass es bei US-Patentanmeldungen besonders wichtig ist, von Anfang an überlegt und sorgfältig vorzugehen.
Hat der Patentanmelder sein Patent erhalten, sind nach 3,5 Jahren, 7,5 Jahren und 11,5 Jahren ab Erteilung Aufrechterhaltungsgebühren zu zahlen. Andernfalls verfällt das Patent, bevor es die maximale Laufzeit von 20 Jahren erreicht hat. Für Kleinanmelder, so genannte small entities, gibt es Gebührenermäßigungen, die sowohl für die Gebühren im Anmelde- und Prüfungsverfahren als auch für die Aufrechterhaltungsgebühren gelten. Da auch eine falsche Inanspruchnahme der Gebührenermäßigung die Durchsetzbarkeit des Patents gefährden kann, ist die Inanspruchnahme der Ermäßigungen sorgfältig zu prüfen, und zwar für jede neue Zahlung. Im Zweifel ist die Gebührenermäßigung nicht zu empfehlen.
Zu empfehlen ist hingegen, dass der Patentinhaber seine Produkte mit einem Hinweis auf seinen Patentschutz versieht, da Schadenersatzansprüche gegen Dritte andernfalls nur geltend gemacht werden können, wenn der Patentinhaber die positive Kenntnis des Dritten vom Patentschutz nachweisen kann. Falsche Patenthinweise, etwa auf einen nicht bestehenden oder abgelaufenen Patentschutz, sind allerdings ein Wettbewerbsverstoß. Insofern gilt hier - wie für das gesamte US-Verfahren - ein hoher Sorgfaltsmaßstab.
Schließlich müssen Anmelder, die zumindest teilweise in den USA tätig sind, beachten, dass Erfindungen, die in den USA entstanden sind, dort als erstes anzumelden sind. Das US-Patentamt prüft ein Geheimhaltungsbedürfnis, bevor die Erfindung „außer Landes” gebracht werden darf. Üblicherweise erhält der Anmelder mit der offiziellen Bestätigung der Anmeldedaten eine foreign filing license, d.h. die Erlaubnis, die Erfindung auch außerhalb der USA anzumelden.